La vicenda AMPAS - Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Oscar del Vino: i nostri legali raccontano la vittoria per l’utilizzo del marchio.

Pubblicato il 10/04/2018

Dopo due anni di perentorie diffide, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS ha dato inizio a un contenzioso, chiedendo al Tribunale Civile di Roma- Sezione specializzata in materia di proprietà industriale - di inibire all’Associazione Italiana Sommelier Roma (oggi Fondazione Italiana Sommelier) l’utilizzo del marchio “OSCAR”, usato dalla stessa per presentare una manifestazione annuale denominata “Oscar del Vino”: anche se registrato, il suddetto marchio avrebbe di fatto concretizzato un’operazione parassitaria, il cui svolgimento – consegna di un premio ai produttori dei migliori vini e olii da parte di personaggi del mondo dello spettacolo - avrebbe ricalcato la falsariga della “Notte degli Oscar” di Los Angeles.

L’AMPAS chiedeva pertanto che il Tribunale di Roma dichiarasse la nullità del marchio utilizzato da parte convenuta, accertasse la contraffazione del marchio stesso, inibisse la prosecuzione dell’illecito così posto in essere, determinasse una somma a titolo di penale e quantificasse i danni derivati dall’attività illecita, con conseguente pubblicazione della sentenza di condanna e rifusione delle spese di lite.

È da evidenziare sin da ora come AMPAS abbia sostenuto tale tesi fino alla recente pronuncia della Corte di Cassazione (R.G.N.18634/2014 del febbraio 2018), nonostante l’esito negativo dei giudizi di primo e secondo grado.

Si costituiva dinanzi al Tribunale Civile l’AIS Roma (oggi Fondazione Italiana Sommelier), sostenendo che la registrazione del marchio “Oscar del vino” rientrasse nell’ambito della sua attività di Associazione Culturale senza scopo di lucro, per qualificare la figura e la professione del Sommelier e valorizzare la cultura dell’olio e del vino, con una manifestazione riservata agli appassionati e agli intenditori.

Il Tribunale, esaminata la documentazione in atti, rigettava la domanda dell’AMPAS, rilevando che, pur essendo il marchio “OSCAR” registrato anteriormente al marchio registrato e utilizzato da AIS Roma, quest’ultimo non avrebbe potuto sussistere senza la specificazione “del vino”, con riferimento esclusivo a prodotti cartacei e manifestazioni relative alla diffusione della cultura del vino e dell’olio.

Il Tribunale rilevava inoltre che la parola “Oscar” ha assunto nel linguaggio comune il significato di sinonimo della parola “premio”, così come riportato anche nei vocabolari della Lingua Italiana, tant’è che l’espressione “premio oscar” o “oscar” viene comunemente utilizzata da parte di numerosi enti e/o organizzazioni, nel significato di “premio” o “riconoscimento”. AIS Roma ha dimostrato che, solo in Italia, sono stati registrati oltre 230 marchi con la dicitura “oscar” senza alcun collegamento con la manifestazione cinematografica che, di conseguenza, non è di per se stessa tutelabile.

La sentenza di primo grado respingeva, per le motivazioni indicate, la domanda avanzata da AMPAS, con condanna della stessa alle spese di giudizio.

L’AMPAS impugnava la sentenza, proponendo una serie di motivi, che è inutile ripetere in questa sede, ma la cui decisione sui quali da parte della Corte di Appello si può così sintetizzare:

Secondo l’appellante, il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto respingere le domande di nullità e di contraffazione del marchio sul presupposto che il marchio stesso fosse decaduto per volgarizzazione, stante la mancata richiesta in forma esplicita formulata da AMPAS: ciò non è vero, in quanto il Tribunale ha voluto evidenziare la mancanza di confusione tra i marchi “oscar” e “oscar del vino”, ovvero che quest’ultimo possa venire associato a impresa collegata con l’Academy, stante la diversità del pubblico destinatario, anche per la fama mondiale di cui usufruisce il termine “Oscar” con riferimento al premio cinematografico: la normativa vigente consente l’uso del marchio anche ai soggetti che usano nel commercio un marchio analogo a quello registrato se il marchio suddetto gode di notorietà nella Comunità e se l’uso del segno consente di trarre indebito vantaggio alla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi. Non risponde a verità l’assunto di una confusione tra i due marchi, né può sostenersi l’uso parassitario del marchio “Oscar del Vino” nei confronti del già affermato marchio ”Oscar”, riferendosi il primo ad un prodotto del settore enologico, senza alcun riferimento al mondo dello spettacolo, se non per la presenza di alcuni personaggi noti, limitata peraltro alla consegna materiale dei premi, senza alcun intervento degli stessi.
Infondato è altresì l’assunto che vi sia rischio di confusione tra i due marchi, né sotto il profilo dell’agganciamento parassitario al più noto marchio “Oscar” riferito al cinema, né sotto il profilo del pregiudizio arrecato eventualmente allo stesso. Per tali motivi, il gravame veniva respinto dalla Corte di Appello.

Avverso la sentenza della Corte di Appello, l’AMPAS proponeva ricorso in Cassazione, con una serie di motivi che la Suprema Corte riteneva di dover respingere. Tralasciando l’illustrazione degli speciosi motivi posti a base del ricorso, che ripropongono, seppure con termini differenti, le stesse tesi già espresse, ci limitiamo a dire che la suprema Corte ha ritenuto non si possa invocare la decadenza parziale del marchio “Oscar” per volgarizzazione, se non quando lo stesso risulti registrato per più di un prodotto o servizio, e la decadenza avvenga solo con riguardo ad alcuni di essi, essendo questo concetto valido con riferimento al solo settore dell’industria cinematografica (sentenza n. 1507 del 21/07/2016), confermando così la sua comune accezione di “primo premio di una manifestazione”. A seguito della citata sentenza, e del suo passaggio in giudicato, va esclusa la decadenza del marchio per volgarizzazione, se non con riferimento all’industria cinematografica.

Inoltre, ai sensi dell’art.123 del codice sulla proprietà industriale, “le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato”.
Il ricorso è stato respinto.
Stessa sorte hanno avuto le richieste avanzate da AMPAS nei confronti di altri soggetti per questioni analoghe.

Roma, 22 marzo 2018

Avv. Marina Petronio